Договор на коммерческое использование товарного знака

Лицензионный договор на товарный знак

Как составить лицензионный договор на товарный знак в 2019 Образец и комментарии к лицензионному договору

При составлении лицензионного договора на товарный знак в 2019 году обязательно необходимо согласовать следующие существенные условия:

  • сведения о товарном знаке, права на использование которого предоставляются;
  • перечень товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован такой товарный знак и предоставляется право его использования по договору;
  • описание разрешенных способов использования товарного знака;
  • размер либо порядок определения размера лицензионного вознаграждения.

Лицензионный договор на товарный знак Образец

1. Предмет лицензионного договора

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение право использования в предпринимательской деятельности Лицензиата следующих товарных знаков (далее по тексту – «Товарный знак»):

  • Словесный товарный знак «________» №___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.;
  • Комбинированный товарный знак № ___________, зарегистрированный в надлежащем порядке и охраняемый на основании Свидетельства № ______ от «___» ______ 20__г. с приоритетом от «___» ________ 20__г.

Сведения о лицензируемом товарном знаке должны быть максимально конкретизированы путем указания на его вид, включаемое в его состав словесное обозначение или изображение и обязательное указание номера регистрации товарного знака.

1.2. Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован, любыми не противоречащими законодательству способами.

Приведённая формулировка является наиболее общей. Следует обращать внимание на то, что в лицензионном договоре на товарный знак не должны указываться товары или услуги, для индивидуализации которых товарный знак не регистрировался. Если товарный знак регистрировался только по классам товаров, то не следует упоминать в лицензионном договоре услуги и наоборот.

При необходимости допускается ограничение права использования товарного знака (знака обслуживания) как по группе товаров (услуг), так и по способам использования.

Например, можно использовать следующие распространенные формулировки:

Товарный знак может быть использован Лицензиатом для индивидуализации следующих товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован:

Наименование товаров и (или) услуг

Информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; реклама

Товарный знак может быть использован Лицензиатом любыми не противоречащими законодательству способами за исключением размещения Товарного знака (знака обслуживания) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

1.3. Право использования Товарного знака предоставляется по настоящему Договору на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Неисключительная лицензия подразумевает предоставление Лицензиату права использования товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий третьим лицам. По умолчанию (то есть если в лицензионном договоре не предусмотрено иное), предоставленная лицензия считается неисключительной.

При необходимости можно предусмотреть, что предоставленная лицензия на товарный знак является исключительной. В таком случае у Лицензиара не сохраняется право выдачи аналогичной лицензий другим лицам на той же территории в отношении тех же товаров (услуг) в течении всего срока предоставленной лицензии.

1.4. Товарный знак может быть использован на всей территории Российской Федерации.

Возможно также ограничение территории использования товарного знака путем указания определенных административно-территориальных единиц. В таком случае использование товарного знака за пределами их границ будет запрещено.

2. Лицензионное вознаграждение за использование товарного знака

2.1. За предоставленное право использования Товарного знака Лицензиат уплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном в Приложении к настоящему Договору.

Условие о размере вознаграждения не обязательно включать непосредственно в текст лицензионного договора,на товарный знак, достаточно его определить в отдельном приложении, которое может не предоставляться на регистрацию.

На практике способы определения лицензионного вознаграждения различны. По соглашению сторон может быть единовременно уплачена фиксированная сумма (паушальный платеж) или установлена обязанность выплаты периодических платежей (роялти).

Размер роялти может быть поставлен в зависимость от суммы выручки или дохода, полученного Лицензиатом в определенном (отчетном) периоде. Также расчет роялти может быть связан с количеством продукции, которая выпущена или реализована Лицензиатом с использование товарного знака.

Соответственно, для расчета суммы роялти на Лицензиата должна быть возложена обязанность предоставления подробных отчетов о порядке использования товарного знака, включая необходимые сведения о размере полученной или причитающейся в отчетном периоде выручки (дохода), объемах произведенной или отгруженной продукции и т.д.

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Регистрация предоставления права по лицензионному договору на товарный знак осуществляется в определенном порядке.

Заявление на регистрацию может подать любая из сторон по договору. Обычно в нем указывается на кого возлагается обязанность по регистрации и порядок распределения расходов.

К заявлению на регистрацию прилагаются:

  • Два оригинала дицензионного договора на товарный знак или выписки из них, содержащие существенные условия лицензионного договора;
  • Незаверенная копия лицензионного договора или выписка из него для хранения в Роспатенте;
  • Документ об уплате установленной патентной пошлины;
  • Доверенность в случае подачи заявления через представителя.

В ходе проверки представленных документов специалисты ФИПС проверяют следующие основные моменты:

  • заявление подано надлежащим лицом (например, правообладателем, выступающим лицензиаром по договору);
  • форма и порядок оформления представленных на регистрацию документов соответствуют установленным требованиям (например, требование о подписании, сшивке документов и т.п.);
  • в возмездном лицензионном договоре имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
  • в договоре отсутствуют внутренние противоречия (например, территория достаточным образом определена);
  • предоставляемые по лицензионному договору права не выходят за пределы имеющихся у лицензиара прав (например, переданы права на использование в отношении товаров, не указанных в свидетельстве на товарный знак).

Аналогичным образом регистрируются соглашения об изменении или досрочном расторжении лицензионного договора на товарный знак.

Нарушение требований к регистрации предоставления права по лицензионному договору влечет направление дополнительных запросов либо отказ в регистрации и возврат документов.

Договор на коммерческое использование товарного знака

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на коммерческое использование товарного знака». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Товарный знак «____________», зарегистрированный Лицензиаром в Российской Федерации, передается в совместное с Лицензиатом пользование.

Обязательная форма договора – письменная. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. Кроме того, предоставление права использования комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в Роспатенте. При несоблюдении данного требования предоставление права использования считается несостоявшимся.
Правообладатель обязуется поддерживать в силе охрану товарного знака на территории, указанной в п.2.3 настоящего договора.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности. 1.9.
В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соответствие качества производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно Правообладателем.

В период действия исключительно права, для использования знака другими лицами требуется разрешение правообладателя. Оно может быть выражено в договоре отчуждения прав, либо в условиях лицензионного соглашения.

Лицензиар подтверждает, что к моменту заключения настоящего Договора у третьих лиц нет прав на предоставляемый в совместное пользование товарный знак «____________».

Документ относится к группе «Договор». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Как было установлено судами, между истцом (правообладателем) и пользователем был заключен договор, по условиям которого правообладатель передал пользователю право использовать, в частности, секреты производства (ноу-хау), а также «Brand Book», в котором содержатся правила и примеры использования фирменного стиля в отношении: использования фирменного знака/логотипа; цветовых решений и элементов дизайна; шрифтов; документации и визиток; фирменного бланка; фирменных наклеек; маркировки образцов печати; одежды и элементов интерьера; вывесок. Отношение прослеживается из рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2011729237 с приоритетом от 07.09.2011 на имя ООО “Всексшоп.ру”, г. Москва, в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

По договору коммерческой концессии возможно также использование деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном сторонами объеме.
Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как противоречащего общественным интересам. Вывод экспертизы основывается на том, что словесный элемент “SEXSHOP” указывает на область деятельности, связанную с по(…)фическими товарами. При этом приведенное заявителем значение слова “сексшоп” в русском языке (магазин, торгующий эротической продукцией) не было принято во внимание экспертизой в связи с тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, имеющий иное значение.

Сумма коммерческого вознаграждения за передачу прав определяется сторонами самостоятельно. Для этого может проводиться оценка через независимого эксперта.

Использовать товарный знак и коммерческое обозначение для осуществления следующей деятельности: ______________________ в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Лицензиар может передать третьим лицам право на использование товарного знака «____________» для обозначения товаров, указанных в Приложении, только с согласия Лицензиата.
Пользователь имеет право использовать товарный знак, графическое изображение на упаковке, которая может быть использована торговым предприятием и изготовлена указанным торговым предприятием (пакеты, бумажная упаковка), а также в рекламных компаниях указанного торгового предприятия. На сопроводительной и деловой документации торгового предприятия.
Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.
Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара при условии, что качество обозначаемых этим знаком товаров будет не ниже качества товаров, производимых Лицензиаром под тем же товарным знаком. Технико-качественные показатели товара прилагаются к настоящему договору.

Пользователь обязуется информировать Правообладателя об использовании товарного знака, а также намерении отказаться от дальнейшего использования товарного знака.

Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора сохраняющую все права Лицензиара на товарный знак и распространяющую свое действие на все зарегистрированные классы лицензию на использование товарного знака «_________________________», зарегистрированного Российским агентством по патентам и товарным знакам «___»_______ ____ г., свидетельство No. _________ в Российской Федерации для обозначения Лицензиатом производимых в ____________ или в России и поставляемых на российский рынок товаров, перечень и технико — качественные показатели которых указаны в Приложении.

Правовой режим защиты товарного знака и знака обслуживания зафиксирован в ГК РФ. Отличие между указанными объектами заключается в предмете индивидуализации. Торговый знак (торговая марка) используется в отношении товаров, производимых и реализуемых коммерческой структурой. Знак обслуживания регистрируется для защиты услуг, оказываемых организациями и предпринимателями.
Поскольку отношения по использованию передаваемых объектов интеллектуальной собственности являются по своей сути лицензионными, к договору коммерческой концессии применимы правила о лицензионном договоре, содержащиеся в части IV ГК РФ.

Товарные знаки используются только в коммерческой деятельности, поэтому в состав правообладателей могут входить отечественные или иностранные компании, а также предприниматели.
Вместе с тем при обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что словесные элементы “sex shop” и “сексшоп” равнозначны с точки зрения семантики и обозначают “магазин товаров для секса, интимный магазин” (см., в частности: Большой англо-русский словарь ABBY Lingvo: В 2 т. / Кол. авторов. М.: Рус. яз., Медиа, 2007. Т. 2: L-Z. С. 792).

В случае, если к Пользователю будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием настоящего Договора, Пользователь извещает об этом Правообладателя. Пользователь по соглашению с Правообладателем обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту. Понесенные Пользователем расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности.

Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара. 1.8.

Коммерческое использование товарного знака

Если Пользователь станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Правообладателя.

В течение срока действия настоящего Договора соблюдать инструкции и указания Правообладателя, указанные в п. 2.1.2 настоящего Договора.
Товарным знаков в РФ признается средство индивидуализации товаров, права на которое зарегистрировано в федеральном реестре. С момента получения свидетельства, правообладатель может использовать товарный знак по собственному усмотрению. Любые факты несанкционированного использования без согласия владельца знака являются нарушением исключительного права.

Договор коммерческой концессии является одним из наиболее сложных договоров, регулируемых гражданским законодательством, так как может охватывать целый ряд объектов интеллектуальной собственности, каждому из которых присущи свои нюансы. Пользователь передаваемых по настоящему Договору исключительных прав на товарный знак и коммерческое обозначение вправе использовать указанные права любым не запрещенным законодательством способом с учетом ограничений, установленных п. 1.2 и разделом 3 настоящего Договора.

Очевидно, что приведенное значение слова “sex shop” при его переводе с английского на русский язык не несет в себе сведений, которые могут быть отнесены к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Продукты с товарным знаком «____________», указанные в Приложении, распространяются в Российской Федерации непосредственно Лицензиаром или другими компаниями, связанными с Лицензиаром договорными отношениями и наделенными Лицензиаром правом эксклюзивного дистрибьютора.

Возможна ли концессия без товарного знака — разобрался ВС

Суды квалифицировали спорный договор как коммерческую концессию и, сославшись на отсутствие регистрации в Роспатенте, признали его ничтожным. Проигравшая сторона настаивала, что такая оценка сделки неверна, так как передачу прав на товарный знак договор не предусматривал. А это, уверена компания-правообладатель, является обязательным условием коммерческой концессии. Вопросом занялась экономколлегия Верховного суда и в итоге сочла, что нижестоящим инстанциям надо уделить больше внимания товарным знакам.

30 ноября 2011 года ОАО «Франчайзинговая компания САН» («САН»), занимавшаяся продажей франшизы – центров SUN Studio, оказывающих услуги печати цветных изображений на различных материалах, и Рифат Жамалетдинов заключили договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность. По его условиям общество как правообладатель передало Жамалетдинову право использовать результаты своей интеллектуальной деятельности, ноу-хау, имидж, изображения для коммерческих знаков. В частности, «САН» передала Жамалетдинову руководство по фирменному стилю «Brand Book» (правила и примеры его использования в отношении фирменного знака/логотипа, цветовых решений и элементов дизайна, шрифтов, документации и другой печатной продукции).

Спустя год Жамалетдинов уступил свои права и обязанности по договору от 30 ноября 2011 года учрежденной им компании – ООО «Студия передовых технологий» («Студия»). А компания-правообладатель «САН» в свою очередь 24 февраля 2014 года была реорганизована в ООО «Айкудеми Интернешнл» («Айкудеми»).

И после этого начались судебные тяжбы. Так, в июле 2014 года «Айкудеми», полагая, что «Студия» нарушила предусмотренные договором обязательства по оплате роялти и штрафа, обратилась к ней с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Там она требовала взыскать со «Студии» 75 000 руб. задолженности по договору от 30 ноября 2011 года, 300 000 руб. штрафа и 17 015 руб. процентов (№А45-13334/2014).

Суды решили, что спорный договор – это договор коммерческой концессии, и признали его ничтожным на основании п. 2 ст. 1028 Гражданского кодекса РФ – ввиду отсутствия госрегистрации в Роспатенте. «Данный договор, несмотря на его форму и наименование как договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность, тем не менее по своему содержанию содержит комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секреты производства (ноу-хау), в совокупности подтверждающие отнесение его к договорам вида коммерческой концессии, предусмотренных ст. 1027 ГК РФ», – рассудил суд, отметив, что изображение конкретного товарного знака содержалось в переданной пользователю «Brand book». В результате все три инстанции в требованиях «Айкудеми» отказали в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, который гласит: «Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».

«Айкудеми» обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. Там она настаивала на том, что спорная сделка не может быть квалифицирована как договор коммерческой концессии. Компания ссылалась на действующую редакцию ст. 1027 ГК РФ, согласно которой обязательным условием такого договора является предоставление пользователю права на использование товарного знака или знака обслуживания. Договор же от 30 ноября 2011 года передачу товарного знака не предусматривал, указывала «Айкудеми».

Судье ВС Ирине Букиной эти доводы показались заслуживающими внимания, и она передела дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание там состоялось 24 августа. Представители заявителя – «Айкудеми» – на него не пришли, и председательствующий судья Букина сразу обратилась с вопросом к юристу «Студии» Алексею Аверину. Ее интересовало, передавалось ли все-таки по спорному договору право на использование какого-либо товарного знака. «В судебных актах, возможно, не указано наименование товарного знака…», – начал оправдываться Аверин и сразу заверил коллегию, что такая передача все-таки была. По его словам, «САН» продает франшизу печатных центров, и, в частности, по спорному договору был передан товарный знак «Studio Sun» (№428 138) для 16-го (копировальные ленты для принтеров, тушь, чернила) и 40-го (печатание рисунков, фотографий, обработка материалов) классов Международной классификации товаров и услуг; а также право использовать логотип – «стилизованное изображение солнца».

– А что еще передавалось? – уточнила судья.

– Полный комплект документации о ведении бизнеса. В основном [договор] включал именно товарный знак!

– А суды это как установили? – продолжала задавать вопросы Букина. – Суд полностью признал договор ничтожным. А с остальными элементами, кроме товарного знака, как быть?

– [Все остальные] мелкие элементы несли сопутствующую функцию, – настаивал Аверин.

– Но заявитель [«Айкудеми»] говорит что, это фактически был договор о технологии ведения бизнеса…

– Продавался логотип, – стоял на своем юрист. – Это сеть. И человек [Жамалетдинов], учредитель студии печати, покупал франшизу, будучи уверенным, что это раскрученный бренд. Да, в решении не указан номер товарного знака, но суды оценили «Brand Book», где и содержался товарный знак. Если бы вы посмотрели «Brand Book» – вы бы увидели!

– Мы ничего не можем увидеть. У нас полномочия другие, – остановила юриста Букина.

В результате «тройка» (Букина, Ольга Козлова и Надежда Ксенофонтова) все акты нижестоящих инстанций отменила, а дело направила на новое рассмотрение в АС Новосибирской области. Свои мотивы экономколлегия пояснила в опубликованном в конце августа определении.

По мнению судей ВС, нижестоящие инстанции, квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, не установили, на какой конкретно товарный знак были переданы права по договору, а кроме того, какие вообще услуги правообладатель оказывал пользователю. Следовательно, правовая оценка спорной сделки была сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств, резюмировала «тройка». «Суды признали договор ничтожным в целом в противоречии со ст. 180 ГК РФ [Последствия недействительности части сделки], тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась», – говорится в определении ВС.

При этом, если при новом рассмотрении все-таки будут установлены основания для признания договора ничтожным в части передачи права на использование товарного знака, суду при применении реституции нужно установить, совершались ли сторонами встречные имущественные предоставления на момент прекращения части договора, также напутствовала нижестоящей инстанции экономколлегия. «То есть исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе правом на использование товарного знака), и с учетом этого [нужно] рассмотреть вопрос о взыскании роялти за такое фактическое пользование», – поясняется в определении.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector